Will the crocodile bite?
Gebruiksplicht in het Merkenrecht
Een merkregistratie verleent aan een merkhouder exclusieve rechten op een bepaald teken. Echter, een merkregistratie brengt niet alleen rechten met zich mee, maar ook plichten. Meer specifiek geldt er in het merkenrecht namelijk een gebruiksplicht in hoofde van merkhouders.
Deze gebruiksplicht houdt in dat een merkhouder verplicht is om diens merk vanaf vijf jaar na de registratie daadwerkelijk te gebruiken. Indien een merkhouder vijf jaar na de registratie zijn merk nog steeds niet gebruikt, dan is zijn merkregistratie vatbaar voor nietigverklaring. Dit houdt in dat belanghebbende derden een vordering kunnen inleiden bij het relevante merkenbureau om de doorhaling van het niet-gebruikte merk te eisen. Bij gebrek aan bewijs van gebruik zal de merkregistratie worden doorgehaald.
Uit deze gebruiksplicht volgt ook dat merkhouders zeer oplettend moeten zijn voor wijzigingen en aan hun merk. Dit is in het bijzonder van belang bij merkregistraties voor logo’s: indien na de registratie wijzigingen worden aangebracht aan het logo, dan kan het voorvallen dat gebruik van het nieuwe logo niet kan worden beschouwd als een normaal gebruik van het logo zoals dat geregistreerd werd. Bijgevolg is de oude merkregistratie vatbaar voor nietigverklaring en zal de merkhouder een nieuwe merkaanvraag moeten doen om het nieuwe logo te beschermen.
Lacoste v. Crocodile International
Zelfs bekende merkhouders vallen wel eens ten prooi aan deze gebruiksplicht. Een bekend voorbeeld hiervan is Lacoste. Zo had Crocodile International, eveneens een kledingbedrijf, opgemerkt dat het geregistreerde logo van Lacoste in Nieuw-Zeeland niet overeenstemde met het logo dat Lacoste in de praktijk gebruikte. Hoewel beiden wel bestonden uit een krokodil, waren er toch aanzienlijke visuele verschillen tussen beide logo’s. Crocodile International argumenteerde dat deze verschillen voldoende groot waren opdat er geen sprake kon zijn van normaal gebruik van het geregistreerde logo, alsook dat Lacoste geen monopolie had op het loutere concept van een krokodil. Na een jarenlange juridische strijd is Crocodile International er uiteindelijk in geslaagd om de betwiste merkregistratie door te halen, met als gevolg dat Lacoste hun merkregistratie verloor.
Think again!
Andere bekende voorbeelden zijn de slogan “Think Different” van Apple en zelfs de Big Mac van McDonalds. Beiden slaagden er namelijk niet in om bewijs van gebruik te leveren voor deze registraties. Zo kon Apple, die deze slogan niet meer gebruikt, als bewijs enkel foto’s leveren van oude dozen van iMacs met onderaan de doos in het klein “Think Different” op vermeld. Dit bewijs werd niet aanvaard om gebruik aan te tonen, en Apple verloor hun registratie. McDonalds ten slotte beging een ernstige slordigheid: toen men bewijs van gebruik moest leveren voor het merk “Big Mac”, had men amper bewijsmateriaal ingediend om dit gebruik aan te tonen. Big Mac mag dan wel ongetwijfeld een enorm bekend merk zijn, ook voor bekende merken moeten merkhouders wel degelijk zelf bewijs van gebruik kunnen aantonen. De officiële merkenbureaus moeten immers onafhankelijk blijven en mogen dus niet zomaar besluiten dat een merk nog in gebruik is zonder dat de merkhouder hiervoor concrete bewijzen voorlegt. Gelukkig voor McDonalds echter heeft men in hoger beroep wel alsnog voldoende bewijsmateriaal kunnen indienen om gebruik aan te tonen.
Beschikt u over een geüpdatet logo en twijfelt u of uw merkregistratie wel volstaat om ook de nieuwe versie te beschermen? Contacteer ons gerust voor meer informatie.