Van een beschrijvende naar een onderscheidende merknaam
In een recente case maakte het Benelux-Gerechtshof een einde aan de juridische strijd tussen de merken MOOOI, een Nederlands bedrijf dat actief is op vlak van designmeubelen en ZM ZOMOOI, waarvoor een merkaanvraag neergelegd werd. Sinds januari 2020 was er namelijk een oppositieprocedure hangende, ingeleid door het Nederlandse MOOOI dat reeds lang beschikt over meerdere merkregistraties voor deze naam. Toen eind 2019 een merkaanvraag werd ingediend voor een beeldmerk ZM ZOMOOI voor overlappende goederen en diensten, besloot MOOOI om een oppositieprocedure te starten.
De juridische strijd
In 2021 weigerde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom nochtans om de oppositie toe te kennen. De voornaamste reden hiervoor was dat de merknaam MOOOI zou worden herkend als het woord “mooi” en bijgevolg volledig beschrijvend zou zijn. Hetzelfde geldt voor de woordelementen ZO MOOI, doch betreft het in dit geval een beeldmerk dat gedomineerd wordt door een grote cirkel met daarin “ZM”, wat wel onderscheidend vermogen kan verlenen aan dit beeldmerk. Bijgevolg zou er enkel overlap zijn op vlak van de beschrijvende woordelementen. Volledig beschrijvende merknamen kunnen als zwak worden aanzien, aangezien beschrijvende merken als dusdanig niet registreerbaar zijn en aangezien het in principe niet mogelijk is om op te treden tegen andere gelijkaardige merknamen op basis van een beschrijvend merk. Op basis hiervan oordeelde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom dat er onvoldoende overlap is qua tekens, waardoor er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.
Van beschrijvend naar onderscheidend
MOOOI besloot niettemin om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing bij het Benelux-Gerechtshof. Zij hadden immers nog een troef achter de hand: MOOOI is een welgekend merk binnen de Benelux. In die mate zelfs dat MOOOI meent dat er sprake is van inburgering van hun merknaam. Concreet betekent inburgering dat een merk dat geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, alsnog onderscheidend vermogen kan verwerven dankzij het intensieve gebruik dat ervan werd gemaakt. Denk aan merken zoals Spa: de merknaam Spa bestaat uit een loutere verwijzing naar de bronnen van Spa, doch heeft dit merk door de jaren heen wel een sterke reputatie opgebouwd waardoor consumenten deze naam toch als merk zullen percipiëren. Wanneer consumenten een beschrijvend teken door het gebruik ervan dus toch zullen linken aan een welbepaalde onderneming, kan dit teken alsnog onderscheidend vermogen verkrijgen. Zo kunnen tekens die in principe niet registreerbaar zijn toch worden ingeschreven als merk.
Het Benelux-Gerechtshof stelde vast dat op basis van het bewijsmateriaal dat werd ingediend door MOOOI dat dit merk inderdaad een “redelijk groot onderscheidend vermogen” heeft verworven door het gebruik en de promotie van dit merk. Het Benelux-Gerechtshof ging zelfs verder en stelde dat de oudere merken een gekende reputatie en verworven bekendheid hebben binnen de Benelux. Het woord MOOOI kan daarom niet langer beschrijvend worden geacht. Vermits er bijgevolg een sterke overlap bestaat zowel op vlak van de merktekens als op vlak van de goederen en diensten, besloot het Benelux-Gerechtshof dat er toch een risico op verwarringsgevaar bestaat. De oppositie werd daarom toegekend in beroep.
Inburgering van merken: MOOOI's troef in de rechtszaal
Uiteindelijk is het dus toch MOOOI die aan het langste eind trekt, ondanks dat deze merknaam geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. Een beschrijvende merknaam merkenrechtelijk beschermen blijft echter moeilijk en zal slechts uitzonderlijk slagen. Een sterke, onderscheidende merknaam biedt dus doorgaans een ruimere beschermingsomvang. Benieuwd of u een goede merknaam heeft? Contacteer ons gerust voor meer informatie.