Shoppen bij Shoppi blijft mogelijk
In een recente zaak werd een conclusie bereikt over het verwarringsgevaar tussen het beeldmerk ‘Shoppi’ en het woordmerk ‘SHOPIFY’. Het eerdere merk, het e-commerceplatform SHOPIFY, stelde namelijk oppositie in tegen het depot van beeldmerk Shoppi, een community platform dat reizigers lokale ondernemers laat ontdekken op reis, omwille van risico op verwarring tussen beide.
Beschrijvend merk
Het EU Hof van Justitie gaf echter aan dat het gemeenschappelijke element ‘Shop’ als beschrijvend beschouwd wordt. Een term die beschrijvend is voor de waren of diensten die onder het merk aangeboden wordt, kan niet geregistreerd worden. Een exclusief gebruiksrecht van dergelijke term zou een te groot monopolie geven en de vrije handel tegengaan.
Doordat beide merken voornamelijk uit een dergelijk beschrijvend woord bestaan, worden ze bestempeld als ‘zwakke merken’ en is de rol van het beschrijvend element slechts beperkt bij de vergelijking tussen de merken. Verwarringsgevaar bij zwakke merken is mogelijk, maar enkel bij een hoge mate van overeenstemming tussen de merken. Zwakke merken hebben namelijk inherent weinig onderscheidend vermogen.
Ook het argument van Shopify dat zij voldoende onderscheidend vermogen hadden verkregen door gebruik ving bot. Aangezien het gebruik in het Verenigd Koninkrijk betrof, is dit niet langer een argument om onderscheidend vermogen in de Europese Unie te bewijzen. Het feit dat het VK nog lid was van de EU op het moment van de registratie van Shoppi, is niet voldoende. Het aangevochten besluit van de Kamer van Beroep dateert namelijk van na de transitieperiode. Zij waren dus juist in hun besluit het VK niet als relevant publiek te beschouwen.
Het Hof bevestigt dus dat er geen verwarring is tussen de merken
Concreet, hoe sterker het initieel onderscheidend vermogen van het merk, hoe groter de kans dat verwarringsgevaar met nieuwere merken aanvaard wordt. Shoppi heeft dit advies alvast ter harte genomen en hun logo verder aangepast om meer onderscheidende elementen te bevatten.
Benieuwd of jouw merk een sterk merk is? Neem contact op voor meer informatie.