Dolce & Gabbana verliest merkenstrijd

Het luxueuze Italiaanse kledingmerk Dolce & Gabbana heeft recent een oppositieprocedure verloren die zij hadden ingesteld tegen een Japans woordmerk ‘Ms. Dolce’. Dat merk werd aangevraagd door een Japans bedrijf BEANS CO. Ltd. voor schoenen in klasse 25. Daarop besloot Dolce & Gabbana om oppositie in te stellen, enerzijds omdat er verwarringsgevaar zou bestaan en anderzijds omdat de reputatie van hun merk zou worden aangetast. Als basis daarvoor gebruikten zij een eerdere merkregistratie voor het woordmerk ‘Dolce & Gabbana’ met eveneens bescherming in klasse 25.

Geen verwarringsgevaar

Het eerste argument van Dolce & Gabbana werd niet aanvaard door het Japanse merkenbureau. Volgens het Japanse merkenbureau zijn er namelijk voldoende verschillen tussen de beide merken omdat er geen sprake is van verwarringsgevaar voor consumenten. Globaal beschouwd zijn er immers beduidende visuele en fonetische verschillen tussen de beide merknamen, dat ten gevolge van de toevoeging van het woord ‘Ms.’ en de andere plaats die het woord ‘Dolce’ inneemt. Er zijn tevens conceptuele verschillen aangezien de toevoeging van ‘Ms.’ duidelijk maakt dat ‘dolce’ in dit geval verwijst naar de naam van een vrouw.

Dat in tegenstelling tot ‘Dolce & Gabbana’, waar ‘Dolce’ verwijst naar één van de twee mannelijke oprichters Domenico Dolce en tevens naar het Italiaanse woord dat ‘zoet’ betekent. Op basis daarvan besloot het Japanse merkenbureau dat er geen verwarringsgevaar bestaat.

‘Dolce’, niet zo zoet in Japan

Helaas voor Dolce & Gabbana werd ook hun tweede argument niet aanvaard. Vooreerst is het zo dat er een hoge bewijslast is om te kunnen aantonen dat jouw merk een reputatie geniet. In dit geval werd wel aanvaard dat ‘Dolce & Gabbana’ over een reputatie beschikt. Hoewel er toch niet uit volgt dat het bestanddeel ‘Dolce’ op zichzelf ook een reputatie zou genieten…

Het Japanse merkenbureau besloot dat geen reputatie kon worden aangetoond voor het element ‘Dolce’ op zich aangezien consumenten het element ‘Dolce’ niet zullen percipiëren als een afkorting van de volledige merknaam. Bijgevolg kan er ook geen sprake zijn van een aantasting van de reputatie van het eerdere merk.

Van Andres naar Xandres

Een gelijkaardig voorbeeld uit ons portfolio is Xandres, een Belgisch modemerk. Andres stond klaar om nieuwe markten te betreden tot ze voor een juridisch obstakel kwamen te staan. Een Frans modemerk, Groupe André, stond hen in de weg voor hun Europese uitbreiding.

Door een juridisch doorslaggevende verandering in de naam kon Andres de juridische obstakels omzeilen. Remarkable adviseerde een naamsverandering naar Xandres. Op die manier ging de Brand Equity niet verloren en kon Andres zonder verdere problemen als Xandres uitbreiden naar nieuwe markten, ze veroverden de harten van modieuze shoppers van over heel Europa.

Kortom, de juridisch-creatieve aanpak was van cruciaal belang voor de Europese uitbreiding van het merk.

Beschikbaarheidsonderzoek

Bij het internationaliseren van uw merk is het steeds belangrijk om de beschikbaarheid van uw merknaam te onderzoeken voor de nieuwe markten. Daarbij moet ook steeds rekening worden gehouden met de lokale wetgeving. Zo kun je soortgelijke conflicten vermijden, neem gerust contact met ons op voor meer informatie.